DIREITO DE PREFERÊNCIA: QUEM USA OU QUEM REGISTRA PRIMEIRO?

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Essa é uma dúvida que muitos empresários possuem, motivo pelo qual vimos trazer algumas informações. Claro que cada caso é um caso e deve ser analisado de forma individual, porém, existem informações legais que são as que traremos agora.

Ao formular a ideia de um negócio, o ideal é que se busque informações de disponibilidade e viabilidade da marca para registro, além das pesquisas junto à junta comercial do Estado e, ainda, domínios de internet.

Feito isso, imediatamente devem ser tomadas tais providências perante os órgãos responsáveis e, no caso da marca, junto ao INPI.

Ocorre que muitas pessoas não priorizam o registro da marca, fazendo o investimento empresarial sem nenhuma proteção e ainda, correndo o risco de ser notificado pelo uso indevido e cobrança de indenizações.

Por outro lado, há pessoas que fazem o tramite correto, sabem dos benefícios e buscam fazer investimentos seguros e planejados, realizando o registro logo que decidir pela marca e identidade visual.

E aí, como fica aquela empresa que já está há anos no mercado e não fez o registro? O titular será esse novo empresário?

Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96),em seu artigo 129 assegura que: Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Assim, concluímos que O TITULAR DA MARCA É AQUELE QUE SOLICITOU PRIMEIRO O SEU REGISTROjunto ao INPI. Essa é a regra!

Certo, mas, e aquela empresa que ficou anos no mercado e não se protegeu, ela pode fazer algo?

Claro, toda regra tem sua exceção, desde que haja tempo hábil.

Neste mesmo artigo, em seu parágrafo primeiro, o legislador reconheceu o chamado DIREITO DE PRECEDÊNCIA, ou seja, o direito de requerer a marca, àquele que a utiliza há mais tempo, vejamos:

Art. 129.

...

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Logo, se você demorou a solicitar o registro, mas começou a usar a marca primeiro do que quem a registrou, é possível reaver sua propriedade.

A legislação estabeleceu alguns requisitos para que o direito de precedência (ou pré-uso) seja reconhecido como: a marca estar em uso há no mínimo 6 meses; o uso no Brasil; de boa-fée; o momento correto de se arguir seria dentro do período de oposição daquele primeiro pedido.

Após esse período de oposição, pode ser requerida a Nulidade Administrativa da marca em 180 dias contados da concessão do registro, desde que, obedecidos os prazos legais, com a devida fundamentação e comprovação do direito e sem nenhuma segurança de que dê certo!

Trata-se, portanto, de um procedimento delicado, sendo recomendável a intervenção de um especialista em Propriedade Intelectual.

Essas orientações são importantes para que você não sofra as consequências de não ter feito uma programação correta de investimento no início do seu negócio.

O ideal é que no início já reserve parte do seu capital para o investimento com a Marca, lembrando inclusive, que o retorno com esta aplicação é certo, uma vez que a marca pode ser comercializada, licenciada e franqueada. Ou seja, com o registro você GANHA dinheiro, credibilidade e paz!

Lembre-se, É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR!

Luciene Garcia Vitale Lemes

OAB/SP n. 362.295

Advogada especialista em Direito Civil e Processual Civil e Propriedade Intelectual, Direito e Ética. Atuante na área de Propriedade Industrial e Intelectual nos âmbitos administrativo e jurídico.